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[중국특허침해소송 - 4] 중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준

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작성자 가산종합법률사무소 조회266회

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중국 베이징 고급인민법원 <전리침해판단지침(2017> 번역문

 

(c) 균등침해

 

44.       전리 침해 판단에서, 동일침해가 성립하지 않으면, 균등침해 여부를 판단해야 한다.

 

피소 침해기술방안이 균등침해를 구성하려면 반드시 충분한 증거로 뒷받침되어야 하고, 권리자는 입증하거나 또는 충분히 설명해야 한다.

 

45.       피소 침해기술방안의 하나 또는 하나 이상의 기술특징이 청구항의 대응되는 기술특징과 문언적으로는 동일하지 않으나 균등한 특징에 해당하여, 이를 기초로 피소 침해기술방안이 전리권의 보호범위에 속하는 것으로 인정되는 경우, 균등침해에 속한다.

 

균등한 특징이란, 청구항에 기재된 기술특징과 기본적으로 동일한 수단으로서, 기본적으로 동일한 기능을 발휘하고, 기본적으로 동일한 효과를 달성하며, 당업자가 창조적 노력을 거치지 않고서도 생각해 낼 수 있는 기술특징을 의미한다.

 

균등한 특징을 구성하는지 판단할 때, 수단은 기술특징 자체의 기술 내용이고, 기능 및 효과는 기술특징의 외부 특징으로서, 기술특징의 기능 및 효과는 해당 기술특징의 수단에 의해 결정된다.

 

46.       기본적으로 동일한 수단이란, 피소 침해기술방안에서의 기술특징과 청구항의 대응되는 기술특징이 기술 내용상 실질적인 차이가 없음을 의미한다.

 

47.       기본적으로 동일한 기능이란, 피소 침해기술방안에서의 기술특징과 청구항의 대응되는 기술특징이 각자의 기술방안에서 일으키는 작용이 기본적으로 동일함을 의미한다. 피소 침해기술방안에서의 기술특징이 청구항의 대응되는 기술특징에 비해 다른 작용을 더 갖더라도 이를 고려하지 않는다.

 

48.       기본적으로 동일한 효과란, 피소 침해기술방안에서의 기술특징과 청구항의 대응되는 기술특징이 각자의 기술방안에서 달성하는 기술적 효과가 기본적으로 비슷한 경우를 의미한다. 피소 침해기술방안에서의 기술특징이 청구항의 대응되는 기술특징에 비해 다른 기술적 효과를 더 갖더라도 이를 고려하지 않는다.

 

49.       창조적 노력을 거치지 않고서도 생각해 낼 수 있다는 것은, 당업자의 입장에서, 피소 침해기술방안에서의 기술특징과 청구항의 대응되는 기술특징 간의 치환이 용이하게 생각되는 경우를 의미한다. 구체적 판단시 다음 요인들을 고려할 수 있다: 두 기술특징이 동일하거나 유사한 기술 분류에 해당하는지; 두 기술특징이 이용되는 작동 원리가 동일한지; 두 기술특징 간에 간단한 직접 치환 관계가 존재하는지, 즉 두 기술특징 간의 치환시 다른 부분을 새롭게 설계할 필요가 있는지. 다만 간단한 치수 및 연결위치의 조정은 새로운 설계에 속하지 않는다.

 

50.       균등침해를 구성하는지 판단할 때, 수단, 기능, 효과 및 창조적 노력의 필요 여부에 대해 순차적으로 판단해야 한다. 다만, 수단, 기능 효과의 판단이 주된 작용을 한다.

 

51.       균등한 특징의 치환은 구체적인 것이어야 하고, 대응되는 기술특징과의 치환이어야 하며, 전체적인 기술방안 간의 치환이어서는 안 된다.

 

52.       균등한 특징은, 청구항에서의 몇 가지 기술특징이 피소 침해기술방안에서의 하나의 기술특징에 대응될 수 있고, 청구항에서의 하나의 기술특징이 피소 침해기술방안에서의 몇 가지 기술특징의 조합에 대응될 수도 있다.

 

53.       균등한 특징의 치환은, 청구항의 구별되는 기술특징에 대한 치환을 포함하고, 청구항의 전제부에서의 기술특징에 대한 치환도 포함된다.

 

54.       피소 침해기술방안의 기술특징이 청구항의 기술특징과 균등한지 여부를 판단하는 시점은 피소 침해행위 발생일을 기점으로 해야 한다.

 

55.       청구항과 피소 침해기술방안에 여러 개의 균등한 특징이 존재하고, 만약 이 여러 개의 균등한 특징이 겹쳐져 청구항의 기술적 구상과 다른 기술방안이 피소 침해기술방안에 형성되거나, 또는 예상치 못한 기술적 효과를 피소 침해기술방안이 달성하는 경우, 균등 침해 인정은 일반적으로 부적절하다.

 

56.      기능적 특징을 포함하는 청구항에 대해, 본 지침 제19조에서 언급된 구조, 단계 특징과 비교하여, 피소 침해기술방안의 대응되는 구조, 단계 특징이 기본적으로 동일한 수단으로 동일한 기능을 실현하며 동일한 효과를 달성하고, 당업자가 전리 출원일 이후 피소 침해행위 발생일까지 창조적 노력 없이도 생각할 수 있는 것이면, 그 대응되는 구조, 단계 특징은 기능적 특징과 균등한 것으로 인정해야 한다.

 

전술한 구조, 단계 특징이 균등한 특징인지 판단할 때, 이를 하나의 기술특징으로 보아야 하고, 둘 이상의 기술특징으로 나누어서는 안된다.

 

57.       청구항이 수치범위 특징을 포함하고, 권리자가 그와 상이한 수치특징이 균등한 특징에 속한다고 주장하는 경우, 이를 인정하지 않는 것이 일반적이다. 다만, 이 상이한 수치특징이 출원일 이후 나타난 기술 내용에 해당하는 경우는 예외이다.

 

청구항에적어도”, “넘지 않는등의 표현을 이용하여 수치 특징을 한정했고, 당업자가 청구항, 명세서 및 도면을 읽은 후 전리기술방안이 특별히 이 표현을 강조하여 기술특징을 엄격히 한정한 것으로 판단한 경우, 전리권자가 이와 상이한 수치특징이 균등한 특징에 속한다고 주장하면, 이를 인정되지 않는다.

 

실용신안 전리의 청구항에 수치특징이 포함되었고, 권리자가 피소 침해기술방안의 대응되는 수치특징이 균등한 특징이라고 주장하는 경우, 이를 인정하지 않는다. 다만, 이 상이한 수치특징이 출원일 이후 나타난 기술 내용에 해당하는 경우는 예외이다.

 

58.       명세서나 도면에서만 설명되고 청구항에는 개괄되지 않은 기술방안에 대해서는, 전리권자가 이 기술방안을 포기한 것으로 간주해야 한다. 이 기술방안이 전리권 보호범위에 속한다는 전리권자의 주장은 인정되지 않는다.

 

59.       피소 침해기술방안이 명세서에서 분명하게 배제된 기술방안에 해당하거나, 또는 배경기술의 기술방안에 해당하는 경우, 전리권자가 균등침해를 주장해도 인정되지 않는다.

 

60.       발명 청구항에서의 비발명적 기술특징, 보정되어 이루어진 기술특징 또는 실용신안 청구항에서의 기술특징에 대해, 만약 전리권자가 전리 출원 또는 보정시 대체적 기술특징이 존재함을 명백히 알았거나 충분히 예측했으면서도 이를 전리권의 보호범위로 기입하지 않았다면, 침해판단시 균등한 특징을 구성함을 이유로 해당 대체적 기술방안이 전리권의 보호범위에 속한다는 전리권자의 주장은 인정되지 않는다.

 

61.       피소 침해기술방안에서의 기술특징과 청구항에서의 기술특징이 균등한지 여부를 판단할 때, 피소 침해자는 전리권자가 이 균등한 특징을 이미 포기하여 금반언 원칙(원문표현: “禁止反悔”)에 반한다는 이유로 항변할 수 있다.

 

금반언 원칙이란, 전리 심사 또는 무효심판 과정에서 전리 출원인이나 전리권자가 청구항, 명세서의 축소 보정 또는 의견진술의 방식으로 청구항의 보호범위에 대해 한정하거나 일부를 포기함에 따라, 전리침해소송에서 균등 침해 여부를 판단할 때 권리자가 이미 포기한 내용을 재차 전리권의 보호범위로 주장하는 것을 금지하는 것을 의미한다.

 

62.       전리 출원인이나 전리권자가 한정하거나 일부 포기한 보호범위는, 신규성이나 진보성 결함, 필요기술특징 결여와 청구항이 명세서에 의해 뒷받침되지 않음 및 명세서의 불충분 공개 등의 등록될 수 없는 실질적 결함을 극복하기 위한 필요에서 행해진 것이어야 한다.

 

권리자는 전리 출원인 또는 전리권자가 전리 문헌을 보정한 이유를 설명할 수 없고, 그 보정은 등록을 받기 위해 실질적 결함을 극복하기 위한 것으로 추정할 수 있다.

 

63.       전리 출원인 또는 전리권자가 청구항의 보호범위에 행한 축소 보정 또는 진술은 반드시 명시적이어야 하고, 서면 진술서, 전리심사포대, 효력이 발생한 법률문서에 이미 기록된 것이어야 한다.

 

전리 출원인 또는 전리권자가 전리 수권/확권 과정에서 권리요구서, 명세서 및 도면에 행한 축소 보정 또는 진술이 명백히 부정되었음을 권리자가 입증할 수 있는 경우, 해당 보정 또는 진술로 인하여는 기술방안이 포기되지 않은 것으로 인정해야 한다.

 

64.       금반언원칙의 적용은 피소 침해자의 주장이 있을 것을 전제로 하고, 피소 침해자는 전리 출원인이나 전리권자의 금반언 위반에 상응하는 증거를 제출한다.

 

전리 출원인 또는 전리권자의 금반언 위반이 있음이 기재된 증거를 취득한 상황에서, 이미 조사된 사실을 토대로 금반언원칙을 통해 청구항의 보호범위에 대해 필요한 제한을 가하여, 전리권 보호범위를 합리적으로 확정한다.

 

 

번역 by 김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대 어학연수, 중국 북경대 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 


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