사용자의 직무발명 적용제품 생산판매 상황에서 종업원 발명자에 대한 실시보상 요건 – 사용자의 무상 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 이익의 존재 – 사용자의 직무발명 실시 but 보상의무 > 직무발명

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사용자의 직무발명 적용제품 생산판매 상황에서 종업원 발명자에 대한 실시보상 요건 – 사용자의 무상 통상실시권을 넘어선 독점 배…

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작성자 가산종합법률사무소 조회4회

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1.    서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결

 

(1)  기본 법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 사용자가 얻을 이익이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.

 

종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

 

그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”

 

(2)  구체적 사안의 판단

 

사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정 

 

-      사용자 이익을 인정하지 않았던 구체적 사정 -

(가) 대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유

(나) 해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음

(다) 증인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임

(라) 사용자 회사 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사용하기도 함

(마) 직무발명 실지제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는 증언 있음

(바) 사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매출은 극히 적음

 

2.    특허법원 2018. 6. 22. 선고 20181176 판결: 직무발명의 무효 개연성, 사용자의 직무발명 미실시, 대체기술 존재 상황 - 직무발명 실시보상 의무  불인정

 

(1)   특허법원의 쟁점에 관한 판단

(가)          직무발명의 실시 여부: 사용자 회사 제품과 직무발명의 기술적 내용 대비 판단 직무발명을 실시하지 않음

(나)          직무발명 특허의 무효 개연성 여부: 직무발명은 신규성 부정 또는 적어도 진보성 부정될 수 있는 특허무효사유 존재함

(다)          대체기술 존재 여부: 직무발명의 출원일 당시 다양한 대체기술의 존재 인정됨

 

 (2)   특허법원 판결요지

 

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3.    일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 평성29()3527호 판결: 사용자의 직무발명 실시 상황에서 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정

 

-      직무발명: 폴리머 제조공정 중 방법발명, 발명의 명칭 염소화염화비닐계 수지의 세정 방법 및 그 장치

-      직무발명자: 회사의 폴리머 기술부분 연구원 경력자, 퇴직 후 직무발명보상소송 제기 

-      사용자: 의약원료 등 화학제품 제조판매 회사

-      사용자 회사는 직무발명을 특정제품의 생산공정에 적용하여 제품 생산 및 판매함, 직무발명 실시하여 이익을 얻음

-      일본 법원 1심 판결요지: 직무발명보상청구 불인정

-      판결이유: 공지기술, 대체기술 존재하는 상황, 사용자가 직무발명을 적용하여 실시하고 있지만, 무상으로 채택, 사용할 수 있는 대체기술, 공지기술과 비교할 때 직무발명 실시로 인한 추가 이익 인정할 수 없음. 또한 타사에서 직무발명을 실시하는 것을 배제함으로써 얻을 이익 가능성도 불인정

-      따라서, 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점배타적 지위에서 발생하는 이익 불인정, 직무발명자의 보상청구권 불인정

 

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