해외 선사용 국내 미등록상표와 동일 유사한 상표출원 및 상표등록 – 선사용 상표의 신용에 편승하려는 부정한 목적으로 출원된 상표 해당 여부 판단기준: 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허5631 > 지적재산

본문 바로가기

지적재산 목록

해외 선사용 국내 미등록상표와 동일 유사한 상표출원 및 상표등록 – 선사용 상표의 신용에 편승하려는 부정한 목적으로 출원된 상…

페이지 정보

작성자 가산종합법률사무소 조회10회

첨부파일

본문

b535720277538ac5d354b15f1706b68b_1557185359_7946.png

 

외국 선사용상표 - 국내 미등록 상표

b535720277538ac5d354b15f1706b68b_1557185408_1634.png

 

심사관의 등록 거절결정 및 거절결정불복심판 청구기각 심결

 

 

b535720277538ac5d354b15f1706b68b_1557185422_0586.png 

 

쟁점

대상 출원상표가 선사용상표에 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 상표에 해당하는지 여부

 

법리 판단기준 - 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012672 판결

구 상표법 제7조 제1항 제12호는, ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 모방대상상표라고 한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상 상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상 상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다.

 

따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다.

 

구체적 사안에 대한 특허법원 판결요지

먼저 ① 선사용상표‘b535720277538ac5d354b15f1706b68b_1557185449_8991.jpg’가 미국에서는 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있다고 볼 수 있으나, 국내에서는 그와 같이 인식되어 있다고 보기 어려운 점,

② 이 사건 출원상표‘b535720277538ac5d354b15f1706b68b_1557185466_0642.jpg’와 선사용상표의 표장의 유사 정도가 높지 않은 점,

 

③ 이 사건 출원상표의 출원인과 선사용상표의 권리자 사이에 이 사건 출원상표 또는 선사용상표를 둘러싼 어떠한 교섭이나 거래관계도 없었던 점,

 

④ 이 사건 출원상표의 출원인은 친숙하고 귀여운 토끼를 컨셉으로 하여 독자적으로 이 사건 출원상표의 로고와 디자인 작업을 하였고, PLAY JELLO' 선정 동기가 전후 사정에 비추어 허위 주장이라고 단정하기 어려우며, 특허법률사무소에 아동, 유아 의류/가방/용품에 관해 이 사건 출원상표의 등록가능성을 문의하였을 당시 피고보조참가인의 선사용상표에 관해 아무런 고지를 받지 못했던 것으로 보이는 점,

 

⑤ 원고는 이후 이 사건 출원상표의 디자인과 로고 등이 이용된 원고 고유의 'PLAY JELLO 피크닉 백' 제품에 관해 세계 유수의 디자인 어워드를 수상하고, 국내와 국외에서 이 사건 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하고 활발하게 영위하고 있는 것으로 보이는 점,

 

⑥ 이 사건 출원상표와 선사용상표의 지정상품이 서로 동일·유사하다고 보기 어렵고, 경제적 견련성의 밀접성도 약한 것으로 보이는 점,

 

⑦ 이 사건 출원상표의 출원일 전에 선사용상표의 사용상품인 ‘젤리나 과자류’가 아닌 ‘의류나 가방’과 같은 상품류에서는‘JELLO'가 포함된 다수의 상표 출원 및 등록례가 존재하였던 점,

 

⑧ 피고보조참가인이 선사용상표의 표장을 이용하여 국내 또는 국외에서 이 사건 출원상표의 지정상품과 같은 종류의 제품(의류, 신발 등)을 생산, 판매하는 사업을 한 바 있다거나 그와 같은 사업을 할 개연성이 있다고 볼만한 아무런 증거가 없는 점,

 

⑨ 원고가 이 사건 출원상표를 이용한 사업을 활발하게 영위하고 있는 것으로 보이나, 양 표장의 출처에 관한 오인이나 혼동의 우려가 있었다거나 선사용상표의 가치에 손상을 가하였다고 볼만한 사례나 증거가 없는 점 등에 비추어,

 

이 사건 출원상표의 출원인이나 원고에게 선사용상표의 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 선사용상표의 가치에 손상을 주거나 피고보조참가인의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 부정한 목적이 있었다고 인정하기 어렵다.

 

따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않으므로 그 등록이 거절되어야 한다고 보기 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2019. 3. 29. 선고 20185631 판결


[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 


회사명 : 가산종합법률사무소 / 주소 : 서울시 서초구 반포대로4길 54 (서초동) 한원빌딩2 502호 / Tel : 02-591-0657 / Fax : 02-591-0658
Copyright © 가산종합법률사무소. All rights reserved. design by SegiAD. (admin)