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[상표분쟁] 대기업 그룹사의 계열 분리 후 그룹 표지의 사용권리 관련 분쟁: 대성그룹 사건 대법원 판결

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작성자 가산종합법률사무소 조회11회

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대성그룹 창업주가 2001 2월 세상을 떠난 후 창업주의 장남측 - 주식회사 대성지주(DAESUNG GROUP HOLDINGS CO., LTD) vs 창업주 3남측 - 대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD) 사이 대성상호사용을 둘러싼 분쟁

 

1. 상호사용금지청구

 

. 상법상 상호 관련 규정

 

상법 제22 (상호등기의 효력) 타인이 등기한 상호는 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업의 상호로 등기하지 못한다.

 

23 (주체를 오인시킬 상호의 사용금지) ① 누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다.

② 제1항의 규정에 위반하여 상호를 사용하는 자가 있는 경우에 이로 인하여 손해를 받을 염려가 있는 자 또는 상호를 등기한 자는 그 폐지를 청구할 수 있다. 

③ 제2항의 규정은 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다. 

④ 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다.

 

. 대법원 2016. 1. 28. 선고 201376635 판결

 

"상법 제23조 조항의 '부정한 목적'이란 어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의 영업을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업으로 오인하게 하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등의 부정한 의도를 말하고, 부정한 목적이 있는지는 상인의 명성이나 신용, 영업의 종류규모방법, 상호 사용의 경위 등 여러 가지 사정을 종합하여 판단하여야 할 것이다.

 

‘대성홀딩스㈜(영문: DAESUNG HOLDINGS CO., LTD)'와 ‘㈜대성지주(DAESUNG GROUP HOLDINGS CO., LTD.)’는 유사하고 주된 영업 목적이 동일하므로, 일반인으로 하여금 오인, 혼동을 일으킬 수 있다는 것을 충분히 알 수 있었음에도 불구하고 피고의 상호를 사용한 사정 등을 이유로 ‘부정한 목적’이 인정된다." 사용금지권 인정

 

2. 부정경쟁행위 금지청구

 

. 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목 영업주체 혼동행위 규정

 

"부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은 상당한 노력과 비용을 들여 형성한 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 행위를 방지하기 위하여 ‘국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’를 ‘부정경쟁행위’의 하나로 규정하고 있다. 여기서 영업표지의 유사 여부는 동종의 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적객관적이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자가 그 영업의 출처를 오인혼동할 우려가 있는지에 의하여 판별하여야 하고, ‘타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자로 하여금 해당 영업표지의 주체와 동일유사한 표지의 사용자 사이에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 20119822 판결 등 참조)."

 

. 대법원 2016. 1. 28. 선고 201424440 판결 - 계열 분리된 후 각 사의 기업그룹 표지사용 행위

 

"경제적, 조직적으로 관계가 있는 기업그룹이 분리된 경우, 어느 특정 계열사가 그 기업그룹 표지를 채택하여 사용하는 데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자에게 그 기업그룹 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 기업그룹 표지를 승계하였다고 인정되지 아니하는 이상, 해당 기업그룹의 계열사들 사이에서 그 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용한 행위만으로는 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위가 성립한다고 보기 어렵다. 이 때 그 계열사들 사이에서 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용하는 행위가 ‘영업주체 혼동행위’에 해당하는지는 기업그룹 표지만이 아닌 영업표지 전체를 서로 비교하여 볼 때 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 유사하여 혼동의 우려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

 

대성그룹에 속한 피고가 ‘대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.)’를 상호로 사용한 행위가 그 기업집단에 속하는 다른 계열사인 원고들에 대한 관계에서 영업주체 혼동행위에 해당한다는 이유로 사용금지 등을 구한 사안에서, 피고가 ‘대성’이라는 기업 그룹 표지가 포함된 ‘대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.)’를 상호로 사용하였다는 이유만으로는 원고들의 신용이나 명성에 무임승차하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위를 하였다고 볼 수 없고, 피고의 위 영업표지 전체를 원고들의 영업표지인 각 상호와 비교하여 보아도 외관, 호칭, 관념 등이 달라 혼동을 피할 수 있으므로 영업주체 혼동행위에 해당한다고 볼 수 없다"

 

3. 시사점

 

장기간에 걸친 창업주의 후계자 사이 치열한 공방은 상호등기를 먼저 한 쪽이 그룹표지를 사용한다는 쪽으로 결론 날 것으로 보입니다. 다른 업종의 계열사에 대한 상호사용에 관한 쟁점은 여전히 있습니다. 그렇지만, 특별한 사정이 없는 한 결국 선등기 상호권자 및 선등록 상표권자가 최종적으로 승리할 것으로 보입니다.

 

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