[지식재산권분쟁] 특허발명 자체에 대한 인식 없음 + 대응하는 실시발명의 기술적 특징도 인식하지 못함 + 우연히 결과적으로 특허발명과 동일한 실시제품을 출원일 전에 실시함 : 선사용권 인 > 지적재산

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[지식재산권분쟁] 특허발명 자체에 대한 인식 없음 + 대응하는 실시발명의 기술적 특징도 인식하지 못함 + 우연히 결과적으로 특…

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작성자 가산종합법률사무소 조회139회

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1. 사안의 개요   

의약 Desmopressin 조성물 관련 특허 : 독일 실용신안권

특허발명의 기술적 특징: (1) 유효성분 Desmopressin + 산화물질 함량을 15 ppm 이하로 한정한 의약조성물, (2) 유효성분 Desmopressin은 산화되어 분해됨. 산화물 함량과 분해의 정도 사이 관련 있음. 유효성분의 분해를 일으키는 산화물질을 아주 낮은 함량인 15 ppm 이하로 제한하는 것이 발명의 특징. 유효성분의 분해를 방지하고 제품의 보존기간을 늘리는 효과, (3) 소송 중 추가 정정사항: 산화물질 함량을 15 ppm 이하에서 5 ppm 이하로 추가 한정함.

  

침해혐의 실시품: 출원일로부터 3개월 후 독일에서 제품 발매함(오스트리아 생산 제품) + 의약품 허가 및 생산기간 등을 고려할 때 해당 독일 실용신안의 출원일 이전에 해당 제품의 실시 또는 사업준비 행위가 있었다는 사실은 다툼 없음 + 침해혐의 제네릭 제품은 특허발명의 유효성분 Desmopressin + 산화물질 함량을 15 ppm 이하 의약조성물 + 침해 혐의자는 선사용권 항변 주장

 

2. 쟁점    

 

침해제품 제네릭 제품은 특허발명의 유효성분 Desmopressin + 산화물질 함량을 15 ppm 이하 함유 의약조성물 à 특허발명의 청구범위에 속함

 

But 침해혐의자는 유효성분 Desmopressin은 산화되어 분해되는데, 산화물질을 아주 낮은 함량, 15 ppm 이하로 한정하여 유효성분의 분해를 방지하고 제품의 보존기간을 늘리는 발명의 특징을 인식하지 못함. , 특허발명의 목적, 구성 등 기술적 특징을 알지 못함. 특허발명과 동일한 구성을 갖는 제품을 출원일 이전에 개발한 것은 특허발명을 의식하고 한 것은 아님.

 

특허권자의 주장: 실시기술과 특허발명이 동일한 것은 우연한 결과이고, 실시자는 특허발명의 기술적 특징을 인식조차 하지 못했음 + 선사용권을 인정 안됨

 

쟁점: 선사용권 성립에 특허발명의 내용을 인식할 것을 요구하는지 여부, 즉 우연하게 결과적으로 특허발명을 출원일 이전에 실시한 경우에도 선사용권이 인정되는지 여부

 

3. 독일 연방대법원 2012. 6. 12. Desmopressin 판결요지  

 

대상 특허발명의 출원일 이전에 실시자가 해당 발명을 보유(possession)한 때에 선사용권을 인정할 수 있음. 침해혐의자, 실시자가 출원일 이전에 특허발명의 기술적 특징을 모두 완성되어야 하고(객관적 요건), 나아가 그 발명의 기술적 내용을 인식한 경우(주관적 요건)에 해당 발명을 보유(possession)한 것으로 봄.

 

여기서 주관적 요건으로서 실시자의 기술내용에 대한 인식정도는 발명의 구체적 사항 각각이 아니더라도 발명의 모든 기술적 특징을 구현하는 것을 목표로 취해진 방법적 조치로 판단할 수 있음.


결론: 선사용권 인정


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